Conditions du dépôt frauduleux de marque

Droit d’opposition de la victime

Si l’enregistrement d’une marque a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque (article L712-6 du code de la propriété intellectuelle).

Notion de droits antérieurs

L'existence de « droits » antérieurs sur le signe correspond à l'usage antérieur du signe dans le commerce et dans la même spécialité, ou des préparatifs sérieux d'exploitation du signe dans ces circonstances.

La fraude est constituée lorsque le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de cet usage antérieur, ou des préparatifs, ou ne pouvait les ignorer, et a réalisé le dépôt dans le seul but de l'opposer au tiers pour lui nuire ou d'en tirer un profit illicite.

Exemple de comportement fautif

Dans cette affaire, le distributeur exclusif d’une marque a été condamné pour contrefaçon et concurrence déloyale, pour avoir déposé un modèle de logo créée à l’origine par le fabricant. Le distributeur a déposé en toute mauvaise foi ledit logo, après la résiliation du contrat de distribution.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Fraude aux dessins et modèles

Les mêmes dispositions protectrices sont applicables en matière de dessins et modèles. Aux termes de l'article L 511-10 du Code de la propriété intellectuelle : «Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété. L'action en revendication de propriété se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection ».

Opportunité d’un verrou contractuel

Pour certains contrats (distribution commerciale, licence de marque …), il peut être opportun de stipuler une clause rappelant une obligation d’abstention du cocontractant.  Cette clause pourra être rédigée ainsi :

« Le cocontractant s'interdit, pendant toute la durée d'exécution du Contrat et sans limite après son expiration, d'enregistrer ou faire enregistrer les Marques ou créations originales de la Société dans un quelconque pays où l'enregistrement n'aurait pas été effectué ou demandé. Il est convenu que le terme « Marques » s’entend largement comme toutes les marques, logos et autres signes distinctifs exploités par la Société et/ou ses filiales, au  titre de la commercialisation de la gamme de produits distribués par le cocontractant ».  Cette clause a été validée et ne constitue pas un engagement perpétuel.

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