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Déchéance des droits sur une Marque

Publié le : 13/10/2017 17:28:33
Catégories : Propriété intellectuelle

Déchéance des droits sur une Marque

Principe de la déchéance des droits sur une marque

 

En matière de déchéance des droits sur une marque, l'article L 714-5 b du code propriété intellectuelle dispose que : "La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits et services concernés." Ainsi pour agir en déchéance à l'encontre de la marque détenue par un tiers, il faut démontrer avoir un intérêt légitime à agir ; s'il n'est pas nécessaire de détenir un droit antérieur sur une marque, il est par contre nécessaire de justifier que l'action entreprise est inspirée d'un intérêt légitime au regard de l'activité économique exercée par la partie demanderesse.  Or, la déchéance est encourue à compter de la publication de la marque si aucune exploitation n'a eu lieu pendant les cinq ans qui l'ont suivie. 

 

Preuve de l’exploitation de la marque  

 

S'agissant d'une marque française, la démonstration de l'exploitation sérieuse de la marquedoit se faire par des pièces prouvant l'exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité.  Les demandeurs doivent également démontrer un usage du signe à titre de marque pour les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée et la preuve d'un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle.

 

Dans l’affaire soumise, ont été versés aux débats, les pièces suivantes : K bis, statuts,  des articles généraux, les certificats d'identité des marques, les enregistrements des noms de domaines. Aucune de ces pièces n'est susceptible de démontrer un usage du terme à titre de marque.  Or, le simple dépôt d'une marque ne peut valoir usage à titre de marque faute de démontrer avoir mis le public en contact avec le signe pour permettre l'identification du produit par ce dernier.  En conséquence, aucune exploitation sérieuse en France n'était établie.

 

Commencer l’exploitation d’une marque pour éviter la déchéance   

 

La société déposante d’une marque peut encore, pour échapper à la déchéance de sa marque, prouver  avoir commencé ou repris l'exploitation de sa marque postérieurement à la période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n'ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande conformément au dernier alinéa de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Notion d’usage sérieux de marque

 

La Cour de Justice de l'Union a défini dans son arrêt « Ansul » du 11 mars 2003 la notion d'usage sérieux comme suit : «« un usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée », en précisant ce qui suit aux points 38 et 39 de sa décision : Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L'appréciation des circonstances de l'espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l 'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ».

 

Il convient donc de déterminer le marché des produits et services protégés par la marque non pas au regard de son exploitation mais de la destination habituelle de tels produits ou services.

 

En l'espèce, les produits visés au dépôt en classe 9 sont des produits de consommation courante s'agissant des appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, etc, ou des consommables liés à l'utilisation des premiers appareils tels bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques, ou encore des jeux vidéo etc..  Le public pertinent de référence est donc le consommateur de produits de base et le marché est un vaste marché qui nécessite la démonstration d'une exploitation si ce n'est massive au moins de l'existence d'une part de marché identifiée et maintenue stable par la promotion de la marque.  

 

Déchéance de la marque communautaire

 

Le principe de la déchéance d’une marque est également applicable aux marques communautaires. L'article 51 du Règlement 207/2009 sur les marques communautaires dispose également que le titulaire d'une marque communautaire peut être déchu de ses droits si pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la communauté, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.  

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