Licencié exclusif de marque | Affaire Bazarchic

Protection d’un réseau de distribution sélective

Le licencié exclusif d’une marque est-il en droit de s’opposer à la vente de ses produits sur les sites de ventes privées / soldeurs de luxe ? La vente en ligne en dehors du réseau de distribution du licencié exclusif constitue-t-elle une contrefaçon ?

A ces questions, le TGI de Paris a répondu qu’indépendamment du principe de l’épuisement des droits, constitue un acte de contrefaçon par usage le fait pour une société de vente en ligne de mettre en circulation des produits authentiques sans l'autorisation du propriétaire de la marque, lorsque ce dernier a mis en place un réseau de distribution sélective pour préserver l’image de sa marque.

Droit d’agir du licencié exclusif

Par défaut, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Le même principe est applicable en matière de marque communautaire : l'article 22 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 pose que « sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié ».

Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.  Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre de marques et publié.

Atteinte à l'image de la marque et des produits

Même en cas d’épuisement des droits, l'article L. 713-4 alinéa 2 du CPI permet au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

L'usage illicite est constitué dans l'hypothèse où la présentation du produit authentique est telle qu'elle peut nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire et qu'un tel motif légitime peut résulter de conditions de commercialisation du produit authentique qui ne respectent pas l'image de la marque.

Vente en ligne dévalorisante

En l'espèce, la société de vente en ligne Bazarchic a proposé à la vente en ligne plusieurs modèles de chaussures de luxe, à prix soldés, tous les modèles étant présentés alignés côte à côte, sans aucune mise en valeur, et sans préciser le caractère récent ou ancien du modèle.

La société propriétaire de la marque justifiait avoir d'une part, souhaité mettre en place un réseau de distribution sélective et d'autre part, avoir engagé des frais importants pour assurer la publicité de ses modèles vendus sous sa marque sous licence exclusive. Selon contrat de prestation de service, la promotion de la marque auprès des médias était ciblée avec la  recherche d'une certaine notoriété par la mise en valeur des produits, soit dans des revues aux côtés de marques de luxe, soit dans des suppléments « spécial Luxe » de magazines grand public (Le Figaro Madame), soit en faisant porter les produits de la marque (chaussures) par des actrices célèbres.

Les ventes en cause, hors circuit de distribution sélective, ont été qualifiées de contrefaçons (30 000 euros à titre de dommages-intérêts contre le site de vente en ligne).

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