Marque MacDo : une protection très étendue

Dépôt impossible des signes « Mac » ou « Mc »

La marque MacDo a acquis une dimension de notoriété mondiale telle, que le 5 juillet 2016, le Tribunal de l’Union européenne (affaire T-518/13 Future Enterprises/EUIPO) a jugé que la renommée des marques de McDonald’s permet de faire échec à l’enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe « Mac » ou « Mc » avec le nom d’un produit alimentaire ou d’une boisson. La demande d’enregistrement de la marque MACCOFFEE par une société de Singapour a ainsi été rejetée.

Risque de confusion

Le public pertinent pourrait associer la marque MACCOFFEE à la famille de marques « Mc » de McDonald’s et établir mentalement un lien entre les marques en conflit. En effet, l’élément « mac » dans MACCOFFEE est perçu comme identique ou équivalent à l’élément initial « mc » des marques de McDonald’s. En outre, la structure de la marque MACCOFFEE est très semblable à celle des marques de la famille Mc, qui combinent le préfixe « Mc » avec le nom d’un produit alimentaire.

Notion de « famille » de marques

Le concept juridique de famille de marques a été retenu au bénéfice de la société McDonald’s. Il appartient au titulaire des marques liées de fournir la preuve de l’usage effectif d’un nombre d’entre elles suffisant pour constituer une « famille » et de démontrer que le public concerné établit un lien entre la marque dont l’annulation est demandée et les marques antérieures qui composent ladite « famille ». Les marques McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN, dérivées de la marque McDONALD’S, remplissent toutes les conditions pour former une « famille » de marques, au sens de la jurisprudence Finanziaria/OHMI ( C‑234/06 P) et BAINBRIDGE (T‑194/03) dans la mesure où elles sont en nombre suffisant et reproduisent intégralement un même élément distinctif, à savoir l’élément « mc », avec l’ajout d’un élément verbal qui les différencie les unes des autres et qu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe, « mc », extrait de la marque McDONALD’S.

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