Recherche d’antériorité : la responsabilité de l’avocat

Attention à l’obligation de conseil

Quelle est la responsabilité de l’avocat en cas de défaillance dans une recherche d’antériorité de marque ? L’une des situations les plus redoutées par la profession (celle de la responsabilité professionnelle) a été posée dans cette affaire.

Un cabinet d’avocats a ainsi manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente (agence de communication) sur la proximité (et non la similarité) entre le signe choisi pour sa marque et la confusion ou l'association qu'il risquait d'engendrer et celui employé et déposé par une société ayant le même domaine d'activités.

Obligation de conseil en droit des marques

Si le choix des signes distinctifs appartenait en définitive à sa cliente, le cabinet d’avocats ne lui a pas permis d'exercer ce choix en toute connaissance de cause et il importe peu que la société cliente en sa qualité de professionnelle de la publicité et de la communication ait une certaine connaissance des droits de propriété intellectuelle dès lors qu'elle s'adresse à un autre professionnel chargé de lui assurer la sécurité juridique nécessaire à l'exercice de son activité. Le cabinet d’avocats a commis une faute qui ouvre droit à réparation.

Faute d'avoir pu ainsi bénéficier d'une chance réelle et sérieuse de renoncer au signe et de faire le choix d'une autre marque comme signe distinctif, la société s'est vue attraite en justice et condamnée.

Information n’est pas conseil

A noter que le cabinet d’avocats avait effectivement informé sa cliente de l'existence de la marque antérieure dans les classes de services relevant de l'activité de sa cliente mais néanmoins, les juges ont pris soin de préciser que la mission de recherche d'antériorité ne se résout pas à la seule information du client sur l'existence de dénominations proches mais s'accompagne d'une obligation de conseil sur le risque de confusion pouvant exister entre les marques antérieures appartenant à des tiers et le signe que celui-ci envisage d'adopter.

Or, le cabinet d’avocats a communiqué une liste de dénominations déjà utilisées sans émettre aucun commentaire sur la proximité entre les signes en présence.

Le cabinet d’avocats a fait valoir en défense qu'aucun élément ne lui permettait de mettre en avant un risque de confusion. Cependant, selon les critères d'appréciation définis par la CJUE et mis en oeuvre par les tribunaux, une identité intellectuelle des deux éléments dominants et une proximité phonétique tenant à deux syllabes d'attaque identiques, devaient nécessairement être prises en considération pour alerter sa cliente sur une possible contrefaçon.

130 000 euros de dommages et intérêts

Le préjudice subi par la société y compris au titre des frais de justice du fait de la faute commise par le cabinet d’avocats a été évalué à la somme de 130 000 euros.

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